最高人民法院关于贴牌生产（OEM）是否侵权的判例

最高人民法院关于PRETUL案(2014)民提字第38号
   （2014）民提字第38号民事判决书，认定再审申请人（一审被告）浦江亚环锁业有限公司根据墨西哥的储伯公司委托，在其生产的挂锁上使用“PRETUL”相关标识的行为，不属于《商标法》意义上的商标使用。     
　  最高法再审判决认为，本案中，储伯公司系墨西哥PRETUL文字或PRETUL及椭圆图形注册商标权利人（商标核定使用在第6类、第8类商品上）。亚环公司受储伯公司委托生产，在挂锁上使用“PRETUL”相关标识。该批挂锁全部出口至墨西哥，并不在中国市场上销售。该标识不会在中国境内发挥商标的识别功能，不具有使我国相关公众将贴附该标识的商品与莱斯公司（第3071808号PRETUL及椭圆形商标在国内的权利人）生产的商品的来源产生混淆和误认的可能。

     商标作为区分商品或服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据储伯公司的授权，使用“PRETUL”相关标识的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件。在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标识，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，不具有商标的属性，该公司在产品上贴附标识的行为不能被认定为商标意义上的使用行为。
　　涉外定牌加工，又称涉外贴牌加工或OEM。狭义的涉外定牌加工，是指国外某法域中拥有特定商标标识之注册商标权利人或其被许可人，委托我国加工生产厂商贴牌加工生产该特定商标标识的产品，该产品全部出口至国外某法域销售，在中国境内没有任何销售行为。广义的涉外定牌加工，是指国外商家委托我国加工生产厂商贴牌加工生产其所指定的商标标识的产品，该产品全部出口至国外指定地域销售，在中国境内没有任何销售行为。

      但要注意的是江苏省高级人民法院在（2015）苏知民终字第00036号判决书 中提出了另一种观点，法院认为，虽然被告的行为属于涉外定牌加工，但其明知涉案‘东风’商标为驰名商标，却仍受托贴牌生产。在被控侵权产品上使用与原告相同的商标，未尽到合理注意与避让义务，损害了原告的利益，侵犯了原告的注册商标专用权。

    不构成侵权总结：1.委托方在货物出口的目的国（地区）拥有合法的注册商标专用权或者使用权并有转委托的权力；
                             2.生产的产品全部不在境内销售，并应当出口到目的国（地区）；（并提供采购合同等）
                              3.尽到合理注意与避让义务（该商标在中国大陆境内非知名品牌如：驰名商标等）